El comunicado de prensa nº 12/19 del 8 de febrero de 2019 del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE), anuncia la anulación, por parte de dicho Tribunal, de la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO), por medio de la cual se negaba el registro de la marca figurativa “Chiara Ferragni”.
En el año 2015, una empresa italiana presentó una solicitud ante la EUPO solicitando el registro de una marca figurativa, de la que es titular, para los productos recogidos tanto en la clase 18 como en la clase 25 de la Clasificación Internacional.
La clase 18 comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales, concretamente: “bolsas, maletas, tarjeteros o billeteras”, entre otros, de dicho material.
La clase 25 comprende prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.
Tras esta solicitud, una empresa holandesa formuló oposición al registro de dicha marca, alegando el riesgo de confusión que podría darse con la marca denominativa anterior “Chiara”, registrada en Benelux en el año 2015 para productos comprendidos en la ya citada clase 25.
En el año 2017, como consecuencia de dicha oposición, la EUIPO denegó el registro de la marca figurativa “Chiara Ferragni” como marca de la Unión Europea (en adelante, UE), para, entre otras, “bolsas, carteras, bolsos” y aquellos otros productos comprendidos en las clases 18 y 25. Dicha denegación se basaba en el riesgo de confusión entre la marca figurativa “Chiara Ferragni” y la marca “Chiara”.
Los empresarios titulares de la marca “Chiara Ferragni” presentaron una demanda ante el TGUE, recurriendo la resolución de la EUIPO y solicitando la anulación de la misma.
El TGUE dictó una sentencia que anulaba la decisión de la EUIPO. La sentencia del TGUE argumenta lo siguiente:
• El consumidor medio percibe una marca en su conjunto, como un todo, y la marca cuyo registro se solicita es una marca compuesta por elementos tanto de palabra como figurativos. Se compone de dos elementos denominativos “Chiara” y “Ferragni”, en mayúsculas y negrita, y un elemento figurativo colocado sobre los elementos denominativos, que consiste en un dibujo que representa un ojo azul con largas pestañas negras. Las pestañas son similares a la letra “i” de los elementos denominativos. El TGUE establece que la naturaleza estilizada, el color, la posición y probablemente, el tamaño del elemento figurativo desvíe la atención del público de las palabras posicionadas en la parte inferior de la marca en cuestión. El elemento figurativo resulta, por lo tanto, tan distintivo per se, como los elementos denominativos. El TGUE considera que la EUIPO cometió el error de no dar la misma importancia al elemento figurativo que a los denominativos.
• El TGUE evalúa la similitud visual, fonética y conceptual de las marcas en conflicto:
– En cuanto a la similitud visual o gráfica, el TGUE señala que, aunque se reproduce la palabra “Chiara”, el elemento figurativo tiene un impacto significativo en la impresión visual general. Por lo tanto, se concluye que, solo son ligeramente similares visualmente.
– En relación con la similitud fonética, el TGUE considera que la palabra “Ferragni”, dada su longitud. Es fonéticamente más importante que el elemento similar “Chiara”. Por lo que, presentan un grado medio o, incluso leve, de similitud fonética.
– Los dos signos son conceptualmente diferentes, ya que la marca “Chiara Ferragni” identifica a una persona específica, mientras que la palabra “Chiara” se refiere a un nombre, no identifica a una persona concreta.
– Pese a la similitud, el TGUE establece que, las diferencias entre estos signos, sobre todo las diferencias visuales, motivan suficientemente para descartar la existencia de riesgo de confusión por parte del público. Los productos se venden generalmente en tiendas de autoservicio, donde las decisiones de compra se basan principalmente en criterios visuales. Las diferencias entre ambas marcas excluyen que los consumidores puedan tener la percepción de que los productos provienen de la misma empresa.
Tras realizar este análisis, el TGUE concluye que la EUIPO cometió un error al denegar el registro de la marca “Chiara Ferragni”, por las razones anteriormente mencionadas.
Este artículo permite conocer más en profundidad los criterios que sigue el TGUE a la hora de aceptar o denegar un recurso relativo al registro de una marca de la UE. Como se puede observar, se analiza no sólo la similitud fonética de la marca, sino que este estudio va mucho más allá, descartado el riesgo de confusión considerando cada elemento y contexto en el que se va a desarrollar la marca en cuestión.
